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对外投资合作指引•知识产权篇 | 海外专利预警与风险管控

( 发布日期:2017-09-12)

编者按

2016年,中国境内投资者全年共对全球164个国家和地区的7961家境外企业进行了非金融类直接投资,累计实现投资11299.2亿元人民币(折合1701.1亿美元,同比增长44.1%)。上海市2016年全年对外直接投资额251.3亿美元,在全国各省区市排名中名列第一。

在走出去的大趋势下,众多中国企业都在积极发展海外市场。在企业对外投资合作中,知识产权是非常重要的无形资产,更是开拓海外市场的核心竞争力。企业的品牌、专利、商业秘密、版权等,都是企业赖以生存、长远发展、走向国际市场的基础。与此同时,中国企业也必将面临海外陌生知识产权法律环境带来的风险。如果不给予足够的重视,这些知识产权法律风险也同样会给企业的海外发展埋下重大隐患,甚至可能给企业带来致命的打击。知识产权法律风险并非无法避免,如果谨慎预防、妥善处理,便能给海外市场的发展带来机遇。

20176月,上海市商务委员会委托北京安杰律师事务所编制了《对外投资合作指引·知识产权篇》,包括专利、商标、版权、商业秘密、尽职调查、展会六个篇章,重在从实务角度为企业走出去所面临的基本、重大知识产权问题提供指引,帮助企业理清对外投资合作中的知识产权保护基本框架。

本文节选自该指引,重点介绍企业如何做好专利布局,为中国企业走出去保驾护航,助力企业海外投资合作!

海外专利预警与风险管控

前面介绍的专利布局侧重对企业自身专利的规划和管理,而专利预警则侧重于对竞争对手专利进行研究,从而揭示企业经营中的专利风险,提前预告,帮助进行商业决策。

我们可能对DVD专利事件还记忆犹新。在本世纪初,中国生产的DVD由于具有成本优势而价格低廉,畅销欧盟和美国市场,严重影响到了飞利浦、索尼、松下等竞争对手在DVD领域的商业利益。这些跨国企业绝大多数DVD 关键技术虽然没有在中国申请专利,但在欧美日等发达国家很早就申请了专利。因此2002年,当中国的DVD越来越多地走向国际市场时,产品因侵权频频被海关扣押。最终只能向6CDVD3CDVD专利联盟支付许可使用费来解决专利侵权争端,导致我国DVD生产企业硬性成本增加、利润减少和产业萧条。

专利正越来越多地与技术标准等非关税壁垒联合实施,隐藏在技术标准之中发挥作用。在2002的温州打火机专利侵权案件,就是由于欧盟标准化委员会公布的关于打火机的安全标准,要求出厂价或海关价低于2欧元的打火机必须安装防止儿童开启的安全锁。而这些专利又多为欧美企业掌握,导致温州出口欧盟的打火机被控专利侵权。目前,在手机通讯领域,专利与标准的结合作为知识产权壁垒则更为普遍。

当我国的“一带一路”战略正从海陆至空间,从纵向到横向,贯通我国东中西部和主要沿海港口城市,进而连接起亚太和欧洲两大经济圈,实现沿线国家和地区全方位、立体化、网络状的“大概念联通”时,中国企业想要乘着“走出去”的东风,依托技术创新的“引擎”在国际市场上展翅飞翔,就需要建立专利预警的“保护罩”和“防火墙”。

一、企业专利预警的类型

一般认为,专利预警就是通过检索和分析专利信息,揭示相关利益主体面临的专利风险,研究可能产生的危害程度,对利益主体发出预警预报,制定应对策略,减少或避免未来可能的损失。

上述专利风险一般包括企业被诉专利侵权、被提起337调查、货物被海关查扣、产品从展会下架、被要求缴纳专利许可费,进而影响公司的市场形象,推延IPO上市时间等等。

企业专利预警可以分为研发项目的专利预警、产品交易的专利预警、生产过程的专利预警和市场运营的专利预警。

(一)研发项目的专利预警

研发项目的专利风险一般来源于立项阶段,即立项时不了解本领域的专利状况和竞争对手的专利布局。如果企业没有做相应的专利预警工作,可能造成在投入了大量的研发资源后,或者项目上马后才发现竞争对手在这个领域已经有了密集的专利布局且很难突破。此类风险如果不在研发早期了解并解决,会在后期影响整个研发项目的进度,甚至由于无法解决专利纠纷而不得不终止该项目。

因此,研发项目的专利预警主要是了解技术和产业发展状况,不同的竞争对手在不同区域的专利布局状况,明确专利风险的来源,调整研发项目的走向和做好专利风险的应对策略。

(二)产品交易的专利预警

产品交易中的专利风险包括产品上市销售、进出口过程中可能存在侵犯他人专利权的行为,以及产品参加展会、招投标过程中产生的侵犯专利权的许诺销售行为等。

随着跨境电子商务的快速发展,产品在全球范围内流转变得越来越容易,知识产权风险也随之增大。20174月,美国扫地机器人公司iRobot先后向美国国际贸易委员会(ITC)提起了337调查申请,指控包括3家中国公司在内的共11家企业侵犯了其在美的6项专利权。原告iRobot通过美国亚马逊购物网站以及www.gearbest.com等网站购买侵权产品,作为起诉证据。中国企业在通过网络对境外进行销售时,同样需要高度重视知识产权风险。

在企业去海外参展的过程中,如果没有进行专利风险排查,会因为侵犯了第三方的专利权而导致参展商品被下架,或收到法院的临时禁令。本指南会有专门的篇章介绍海外参展的知识产权问题,在此不详细论述。

(三)企业生产过程的专利预警

企业对自己的生产工艺,同样需要考察在使用过程中是否存在侵犯他人专利权的行为。当企业通过采购获得产品的部分零部件时,该零部件如果存在侵权,则安装该零部件的产品也同样侵权。有时候,采购方会要求供货方出具知识产权权属证明,或在采购合同中加入不侵权的保证条款和责任承担方式。

当企业委托他人生产、或者代别人生产产品时,只要在生产过程中使用了别人的专利来制造专利产品,就存在单独侵权或共同侵权的行为。

iRobot提起的337调查中,被控的两家中国企业苏州莱宝和深圳银星是两家代工生产企业,因为向美国企业供货而被列为共同被告。代工是很多中国企业主要的业务模式,企业按照委托方要求进行加工生产同样存在知识产权的侵权风险。这一点也是很多国内企业需要特别注意的。

(四)专利交易的专利预警

另一类是对企业运营中涉及与知识产权相关的交易活动的专利预警。例如技术转让和专利技术收购中,如果对技术转让方或技术许可方的专利不进行全面的风险排查,则有可能存在权利已失效、专利权不稳定、存在权属纠纷或者权利只能在限制条件下使用等情况,导致收购方由于信息的缺失而对专利价值产生了错误的认识,支付了不必要的高价。

另外,企业并购、投融资等活动中的专利风险同样需要注意。在一些并购项目中,有可能并购交易的主要目的是获取专利技术,因而专利资产会占并购交易额的很大一部分。例如,20139月,微软公司宣布收购诺基亚设备与服务部门,交易总价格大约为54.4亿欧元,其中16.5亿欧元用于收购其专利组合。专利交易中的风险排查就是为了尽可能发现潜在的专利问题,维护己方利益。本指南会有专门的篇章介绍知识产权收购的尽职调查,在此不详细论述。

二、企业建立防范专利风险的预警机制

企业建立防范专利风险的预警机制需要在研发立项阶段进行专利全景分析(Patent Landscape Analysis),防止研发一开始就误入雷区;在销售产品、接受订单制造产品、出口或者在参展阶段提前进行侵权风险评估;持续不断地对第三方专利进行监控,尽早发现竞争对手新的专利申请,制定好应对策略。

(一)专利全景分析

专利全景分析(Patent Landscape Analysis) 是在研发立项阶段或立项之前,以专利数据为基础,对目标技术方案或创意进行检索,继而从技术内容、技术热点、专利权人、地域分布等方面进行分析,揭示与目标技术方案或创意相关的专利现状,发现研发的突破口,提高研发的起点和效率。

比如,企业要进入无人机领域的研发和制造,在检索和分析了无人机行业的专利状况后发现,目前的专利主要集中在飞行控制(IPC分类号G05D) 领域、其次是旋翼机(IPC分类号B64C) 领域。全球范围内的无人机专利权人主要是深圳大疆、国家电网、北京航空航天大学、波音公司、霍尼韦尔等公司。如果企业想在无人机的某一具体方向,例如起落架上做进一步研发,该具体领域的专利全景分析能帮助企业发现研发路线上的潜在专利风险,为企业提供可供参考的研发方向,调整研发路径以及发现该领域技术的空白点。如果某些竞争对手的专利无法规避,就需要尽早考虑应对策略,包括与竞争对手谈许可、准备专利无效的证据等。专利预警工作能提前揭示风险,让企业为潜在的侵权诉讼制定好应对方案。

(二)自由实施分析

自由实施分析(Freedom to Operate AnalysisFTO) 是由专利律师出具的法律意见书,表明在特定的司法管辖区域内采用特定技术的制造、使用、销售产品、许诺销售产品等行为,是否会侵犯第三方专利权。

企业的新产品要上市销售、出口以及参展时,尤其是进入欧美等高度重视知识产权保护的国家,有必要请当地的专利律师进行FTO专利风险排查,做好全面的风险预警工作。企业在一个新的生产工艺上马、引进技术、代他人加工产品时,可能会因为没有进行FTO风险排查而导致使用的工艺或生产的产品侵犯他人专利权。企业使用采购的零部件生产产品时,可能会因零部件存在专利风险而被第三方起诉侵权。为了减少采购过程中的知识产权分析,企业可以对采购的核心部件进行FTO分析或要求供应商出具零部件的FTO报告,并在合同中约定供应商的知识产权不侵权担保,承担所有因零部件侵权而导致的赔偿与费用。

OEMODM方式出口的中国企业,在签订合同前,有必要委托专业的律师团队进行必要的FTO分析,对国外客户的要求生产的出口产品是否涉及专利侵权问题进行必要的风险排查。同时,也有必要在合同中对相关权利、责任进行划分和约定,以降低其可能面临的法律、经济风险。

企业在销售产品时,有时会在说明书中介绍该产品的使用方法。如果对产品的使用方法没有进行专利风险排查,下游客户在使用该方法时有可能会构成专利侵权,而企业自身也会因为诱导、帮助他人实施侵权行为而构成间接侵权。

由于同样的发明在不同国家授权的范围不同,且各国侵权判定的标准也不一致,如等同侵权、间接侵权的认定。企业需要在产品销售、使用、生产的国家单独做FTO分析。如果涉及的国家过多,企业没有足够的资源在所有相关国家进行FTO分析,也要在主要的国家做FTO分析,尽可能减少潜在的侵权风险。

(三)第三方专利的监控

即使企业在研发立项阶段以及产品上市阶段分别引入了前述的专利预警机制,仍然需要定期监控竞争对手的专利情况。从最新公开的专利中,第一时间了解竞争对手的研发动向,尽早评估第三方的专利对自己企业的影响,以便采取相应的应对措施,如在竞争对手的专利申请阶段向专利局提交第三方异议来阻止专利申请的授权。根据第三方公开的新专利申请,企业可以考虑调整自身的专利策略,如基于竞争对手的专利来申请外围专利。

三、专利风险的应对

在知识经济时代的今天,专利已经成为国际产业竞争中的重要武器。企业在建立专利预警制度,早期发现风险之后,要积极制定有效的应对策略。

对于研发阶段发现的第三方专利,企业可以考虑采用专利规避设计。如果专利规避设计的方案导致产品性能下降、成本提升,则可以考虑向权利人要求专利许可。与竞争对手进行专利许可谈判往往耗时很长,双方对许可费问题很难在短时间内达成一致,企业有必要同时准备好挑战第三方专利的证据。各国的专利制度给挑战第三方专利或专利申请提供了多种程序。例如,专利申请阶段任何人都可以递交第三方公众意见来降低专利申请被授权的可能性;专利授权后任何人都可以递交专利无效请求;在欧洲专利授权后的9个月内可以提交异议;美国专利在授权后有多种不同的挑战程序。前述程序在本指南的“海外专利申请”部分有详细介绍。在竞争对手提起诉讼的情况下,企业也可以采用向竞争对手提起反诉的对抗策略。企业需要根据具体情况提前做好应对方案。

2011428日,华为公司和中兴通讯公司在欧洲展开了专利战,华为起诉中兴通讯侵犯了其第四代移动通信系统(LTE)的标准必要专利。对于华为的做法,中兴通讯迅速反击。第二天,也就是2011429日,中兴通讯在中国递交诉状,起诉华为侵犯其第四代移动通信系统(LTE)专利。中兴通讯的快速反应来自于企业完善的专利预警机制,对竞争对手专利和产品的了解,早已制定了各种专利风险的应对策略,才能在危机发生时从容不迫。

专利预警的整个理念就在于防患于未然。企业要成功地防范专利法律风险, 需要建立一个专门的部门或者外聘专利律师来建立专利预警机制。在研发以及各类商业活动中重视侵权风险的评估,随时跟踪行业内专利的动态,及时发布最新的专利信息给企业管理层,调整应对策略,将利益损失降到最低。

来源:上海市商务委、北京安杰律师事务所

来源:上海市商务委员会